北京随手互动信息技术有限公司（以下简称“随手互动公司”）于2010年8月7日取得第6240022号“”注册商标专用权（第42类），2010年3月21日取得第6240023号“”注册商标专用权（第9类）。

2014年7月1日，随手互动公司向海淀工商分局实名举报乐汇天下公司侵犯上述两项注册商标专用权。海淀工商分局认定：乐汇天下公司于2013年6月至2014年7月底在360手机助手等手机软件运营平台上，使用了“口袋海贼王”、“街机海贼王”作为游戏软件名称并提供下载安装使用，且在游戏界面及宣传页面使用了含有“口袋海贼王”和“街机海贼王”的图标；消费者通过下载上述两款游戏的软件客户端进行手机上在线使用，并且通过购买虚拟货币进行充值消费；乐汇天下公司共计收取游戏分成款29370330.99元，即乐汇天下公司侵权所获得的违法经营额为29370330.99元。

2017年6月16日，海淀工商分局在举行听证会后作出《行政处罚决定书》【京工商海处字（2017）第774号】，责令乐汇天下公司立即停止侵权行为并处罚款29370330.99元。

《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第六条指出，“正确把握商标权的专用权属性，合理界定权利范围，既确保合理利用商标资源，又维护公平竞争；既以核定使用的商品和核准使用的商标为基础，加强商标专用权核心领域的保护，又以市场混淆为指针，合理划定商标权的排斥范围，确保经营者之间在商标的使用上保持清晰的边界，使自主品牌的创立和发展具有足够的法律空间……认定商品类似和商标近似要考虑请求保护的注册商标的显著程度和市场知名度，对于显著性越强和市场知名度越高的注册商标，给予其范围越宽和强度越大的保护，以激励市场竞争的优胜者，净化市场环境，遏制不正当搭车、模仿行为。” 可见，商标侵权认定需要从商标性使用、商品类似、商标近似、市场混淆、除外情形五大方面综合判断。

《商标法》第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”，商标性使用的本质特征，即通过使用该标识发挥识别商品（包括服务，下同）来源的作用。如果使用某标识，没有发挥识别商品来源的作用，就不会破坏或者损害注册商标与商标权利人之间的对应关系。本案中，乐汇天下公司将“口袋海贼王”、“街机海贼王”作为游戏软件名称使用，并在游戏界面及宣传页面使用了包含上述名称的图标。游戏玩家通过游戏名称识别不同游戏，客观上起到了识别游戏来源的作用。遗憾的是，上述《行政处罚决定书》就此问题点到为止，并未展开论述。

非商标性使用，又可称为描述性使用或者正当使用。《商标法》第五十九条第一款、第二款规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”本案中，乐汇天下公司主张“海贼王”已成为行业通用名称的抗辩，并无依据，因而未被海淀工商分局采纳。事实上，“口袋海贼王”、“街机海贼王”两款游戏顾名思义，其游戏内容必然与动画片《海贼王》相关，其游戏名称中的“海贼王”字样直接表达了游戏的“主要原料”。如果乐汇天下公司从这个角度予以抗辩，则有可能抗辩成立。在吉林市春城酿酒厂、德惠市五粮酿酒厂侵害商标权纠纷再审案【（2017）最高法民申4611号】中，最高院认为：“苞米”系“玉米”在东北地区的方言俗称，是主要粮食种类和酿酒的主要原料，用于指称涉案商标指定使用的“白酒、烧酒”等商品的主要原料时具有描述性质。五粮酒厂生产的被诉侵权商品使用的商品名称为“苞米酒”，在被诉侵权商品标贴的配料部分，明确载明“玉米”为主要原料之一。据此，被诉侵权商品使用与涉案商标中相同的“苞米”文字，系为描述被诉侵权商品的主要原料。根据商标法第五十九条第一款的规定，涉案商标的权利人无权禁止他人以表示商品主要原料为目的而使用“苞米”文字。在此基础上，一审、二审法院认定五粮酒厂使用“苞米酒”作为其商品名称的行为不构成侵权，该结论具备事实与法律依据，本院予以维持。

如果商品相同或者商品类似，才可能构成商标侵权。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（以下简称“《解释》”）第十一条、第十二对如何认定商品或者服务类似，做了详细解释。本案中，海淀工商分局引用了商标权利人的两件商标，一是注册在第42类的“海贼王”商标，一是注册在第9类的“海贼王”商标。海淀工商分局在《行政处罚决定书》中并未论述乐汇天下公司使用“口袋海贼王”、“街机海贼王”字样的行为属于哪一类的商品或者服务范畴，也没有分析判断与商标权利人主张的哪一件注册商标核准商品或者服务构成类似或者相同。这是本案《行政处罚决定书》的一大纰漏。事实上，本案并无证明乐汇天下公司替客户提供计算机编程、软件设计、更新、升级服务的证据，其仅为自己开发游戏软件，并更新、升级这两款游戏软件，因而其行为不属于第42类范畴，但是其的确是在“计算机游戏软件”上使用“口袋海贼王”、“街机海贼王”，从而与随手互动公司第9类的“海贼王”注册商标的商品范围构成相同。因而，乐汇天下公司没有侵害随手互动公司第42类“海贼王”注册商标专用权。

《解释》第九条、第十条对如何认定商标相同或者近似进行了详细解释。本案中，“口袋海贼王”、“街机海贼王”中具有显著性的是“海贼王”。“海贼王”是日本著名动画片《ワンピース》的中译名（英文名《ONE PIECE》，另一中文译名《航海王》），该动画片在中国大陆具有极高的知名度。“口袋”、“街机”作为单独词汇，属于通用名称。 “口袋海贼王”、“街机海贼王”涵盖了随手互动公司第9类“海贼王”注册商标中文文字部分的全部，海淀工商分局认定两者构成近似并无不当。

是否容易导致混淆，是商标侵权认定的难点、重点、模糊点。混淆判断，分为两个层面：第一，在判断商品类似、商标近似过程中的混淆性判断。例如，上述《解释》第九条规定“易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系”是认定商标近似的充分不必要条件，只要容易混淆，即构成商标近似；上述《解释》第十一条规定“存在特定联系、容易造成混淆”是认定商品类似的充分不必要条件，只要容易混淆，即构成商品类似。我将其称之为“充分不必要混淆”。第二，《商标法》第五十七条第（二）规定“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；”，属于侵犯注册商标专用权行为；即，必须同时构成商标近似、商品类似、容易混淆，才构成商标侵权，这里的混淆是认定商标侵权的必要不充分条件。我将其称之为“必要不充分混淆”。两者的关系是：在认定商标近似过程中，可能已经认定了容易混淆，也可能没有（而是从音、形、义或者其他视觉角度认定的）；在认定商品类似过程中，可能已经认定了容易混淆，也可能没有（而是从功能、用途、生产部门、销售渠道、目的、内容、方式、消费对象角度认定的）。当认定商标近似、商品类似过程中，已经至少有一次认定容易混淆的，即可认定存在“充分不必要混淆”；如果在商标近似、商品类似判断过程中都没有认定容易混淆的，则可另行综合判断是否存在“必要不充分混淆”，即结合商标近似、商品类似等要件，判断是否容易混淆；也可能存在已经同时满足了商标近似、商品类似两个要件，但仍然被判断为不容易混淆的情形，从而认定不构成商标侵权。本案中，海淀工商分局认定由于商标近似，容易导致混淆。此处的“混淆”应属于“必要不充分混淆”，而非“充分不必要混淆”。遗憾的是，海淀工商分局并未对“必要不充分混淆”的判断理由进行充分阐述与论证。海淀工商分局的逻辑是：因为商标近似，所以容易混淆。这有悖于立法与司法解释中的混淆判断规则。

在先使用，可见《商标法》第五十九条第三款：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”本案中，乐汇天下公司使用“口袋海贼王”、“街机海贼王”的起始时间，晚于随手互动公司获得商标专用权的时间，不存在在先使用。指示性合理使用，是指商标使用人为了说明或描述其提供的商品而在合理必要范围内使用他人注册商标的行为。例如，零售商在店招上使用产品原厂商的注册商标。我国法律并没有明文规定指示性使用属于合法行为，在2006年北京市高级人民法院颁布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第27条规定“在销售商品时，为说明来源或用途在必要范围内使用他人注册商标标识的属于正当使用。”如果这种指示性使用超出了必要范围，仍可能被认定构成商标侵权。本案中，乐汇天下公司的行为不属于指示性合理使用。需要强调的是，在先使用、指示性合理用都属于商标性使用，不属于非商标性使用。

2016年6月30日，随手互动公司曾向北京市海淀区人民法院起诉海淀工商分局不履行法定职责、怠于作出对乐汇天下公司侵犯注册商标权的处罚决定【案号：(2016)京0108行初561号】。海淀工商分局答辩称：在调查中发现，乐汇天下公司申请的第12418301号 “口袋海贼王” 商标和第12418365号 “街机海贼王” 商标曾经被国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）以与原告商标近似驳回，但商评委复审作出驳回近似商标争议决定，继续初审公告，现商标正处于异议中，属商标状态待定。故因本案案情特别复杂，分局尚未作出处理决定，该行政投诉自立案后至2015年11月9日，经局里审批四次延长办案期限。最后，海淀法院驳回了随手互动公司的诉讼请求。

可见，当被调查对象的商标权利是否会被核准处于不稳定状态时，工商行政部门无法立即进行商标侵权行政处罚。

本案中，投诉方随手互动公司不仅阻挠了乐汇天下公司的商标注册申请，其自身的商标专用权也遭到了第三方的挑战。从本案的《行政处罚决定书》以及行政诉讼一审判决书内容看，随手互动公司并没有向海淀工商分局披露，海淀工商分局也没有调查了解到随手互动公司被他人撤销商标的诉讼案件。

随手互动公司的第42类“”注册商标在上述行政调查期间，遭北京巴别时代科技有限公司（以下简称“巴别时代公司”）以“三年不使用”为由请求撤销。2015年4月16日，商标局决定驳回巴别时代公司请求撤销该商标之注册的申请。2016年2月22日，商标评审委员决定撤销该商标注册。2016年9月12日，北京知识产权法院作出一审判决，撤销商标评审委员决定决定、责令其重新作出决定。2016年12月14日，北京市高级人民法院作出二审判决，维持原判。至此，随手互动公司的第42类“”注册商标的有效性，经历了一次“过山车”。

如果海淀工商分局了解到随手互动公司商标专用权存在被无效或者撤销的风险，应该如何处理？《商标法》第四十七条规定：“依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权视为自始即不存在。宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。……”本案中，巴别时代公司是以“三年不使用”为由申请撤销商标，因而，只要乐汇天下公司在注册商标有效期间侵害其专用权的，海淀工商分局无需等待撤三程序结果即可作出行政处罚。

此外，随手互动公司的上述两件商标，是否属于侵害日本动画片《海贼王》权利方的在先权利，因而存在被无效的风险，也是一个值得探讨的问题。因此，商标权利人在维权时首先要保证自己的商标权处于有效状态，以免被人釜底抽薪。

本案获得广泛关注的另一大原因在于其处罚金额高达29370330.99元，该金额等同于乐汇天下公司经营侵犯商标权游戏的所获分成款金额。

《商标法》第六十条第二款规定，“工商行政管理部门处理时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额五倍以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处二十五万元以下的罚款。对五年内实施两次以上商标侵权行为或者有其他严重情节的，应当从重处罚。销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，由工商行政管理部门责令停止销售。” 《商标法实施条例》第七十八条列举了计算《商标法》第六十条中“违法经营额”可以考虑的因素，包括侵权商品的销售价格、未销售侵权商品的标价、已查清侵权商品实际销售的平均价格、被侵权商品的市场中间价格、侵权人因侵权所产生的营业收入、其他能够合理计算侵权商品价值的因素。

在行政执法实践中，对已有销售价格或尚未售出但标注了销售价格等能够确定侵权商品的售价的，以其销售单价作为计算违法经营额的依据，如“北京晨隆科技有限公司销售侵害HA high availability solutions商标权应用软件案【京工商海处字(2012)第523号】”，软件尚未实际销售但已有标价，执法部门按软件上标注的售价确定违法经营额。对未标价也未实际销售侵权商品的，以商品进价作为计算违法经营额的依据，如“敖实销售侵权酒案【京工商朝处字(2013)第17406号】”中，销售商尚未对侵权商品进行标价，也尚未进行过销售，执法部门可以每瓶侵权酒的进价作为违法经营额的计算依据。

关于处罚幅度，执法部门有着较大的裁量权。在“上海四展贸易有限公司销售商标侵权商品案【闵市监案处字(2016)第120201622209号】”中，执法部门做了明确阐述：“当事人在明知相关产品不是正品的情况下，低价购进并通过自建网站加价销售，有明知故意情节，且涉及多达8个独立的品牌商标，其中不乏涉外商标，应当对当事人严肃处理。确定处罚幅度时，本局也考虑到当事人在公安侦查阶段和本局调查时能积极配合，对自身错误认识深刻的情况，本着综合裁量的原则按认定其违法经营额的4倍至5倍间确定罚款幅度。”侵权人是否明知、加价幅度、涉案注册商标数量等都是执法部门在确定罚款幅度的考虑因素。

本案中，乐汇天下公司在各个应用市场提供涉案游戏的下载，其营利并非是售卖软件，而是通过消费者在游戏中购买虚拟货币充值，因此，执法部门计算违法经营额时根据“侵权人因侵权所产生的营业收入”，即乐汇天下公司收取的游戏分成款29370330.99元，罚款金额为违法金额的一倍。