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从案例角度解析针对参数特征的新颖性推定规则（下）
从案例角度解析针对参数特征的新颖性推定规则（下）
产品权利要求通常采用结构、组成等特征进行限定，但随着技术的发展，仅借助于结构、组成等特征有时难以清楚地反映新产品的结构特性，难以真正体现发明对现有技术的改进，因而越来越多的产品权利要求开始采用物理化学参数特征进行限定。对于包含参数特征的产品权利要求的新颖性审查，《专利审查指南》规定了“推定不具备新颖性”的审查规则。笔者拟通过梳理现有案例，对该规则的理解和适用问题进行初步探讨。
三、关于申请人提出反证的证明标准及难点
在审查员推定专利申请不具备新颖性后，申请人可以通过反证证明要求保护的产品与对比文件产品在结构、组成上不同，从而推翻前述不利推定。
笔者认为，相比于审查员的前置举证责任，申请人提出反证的举证责任要求更高，不仅要证明要求保护的产品与对比文件产品在结构、组成上不同，而且还要达到高度盖然性标准，从而才能推翻审查员的不利推定。
在前述引用的案例中，申请人均未能通过反证推翻审查员的不利推定，除因专利创新高度不够和撰写上的问题外，另一个主要原因是，由于对比文件没有公开足够的、可供对比的技术信息，申请人很难证明对比文件产品与要求保护的产品不同。实践中，申请人通常会采用验证试验的方式去证明，但由于是单方试验，再加上有时难以再现对比文件中的试验条件或者对比文件公开的试验条件不够，最终导致试验结果不被采信。而且，即便实验结果可能被采信，也因无法证明参数不同必然导致产品结构不同，最终无法推翻审查员的不利推定。
在聚合物共混物专利申请驳回复审案中，对于申请人提交的验证试验，复审决定认为，由于无法确认英尼奥斯公司自行试验用的对比文件的受让人的商业树脂与对比文件1中所述VLDPE的关系，其试验数据不能证明对比文件和本申请的熔体弹性模量不同。
在阿立哌唑专利申请驳回复审案中，对于申请提交的追加实施例，申请人主张，对比文件中没有公开的反应条件是根据本领域普通技术人员周知的技术知识来实施的。对此，一审判决认为，追加实施例仅能证明本申请结晶与追加实施例得到的晶体在吸湿性方面的差异，并不能证明其晶型是否相同，也就是说无论追加实施例是否真正还原了对比文件的实施例，申请人根据吸湿性不同证明晶型不同的理由都不能成立。
鉴于申请人提出反证的证明标准要求较高、举证难度较大，申请人在提出专利申请时如确需使用参数，也应尽量选择使用常用的、表征结构的参数，避免使用不常用的、表征性能的参数，同时尽可能在说明书中说明参数的测量方法、与产品结构、组成的关系，并且公开充足的实施例，从而更容易与现有技术区分开。
四、关于新颖性推定规则在确权程序中的适用
考虑到新颖性推定规则是授权程序中的审查规则，目前有争议的问题是，新颖性推定规则在确权程序中适用时是否应与在授权程序中一致。
一种比较普遍的观点认为[1]，新颖性推定规则在授权程序中适用和在确权程序中适用应当有所区别，理由是：授权程序和确权程序的程序性质不同，主张推定的主体不同，对举证责任的分配也不同。在专利审查中，申请人对其专利申请具备新颖性负有证明义务，而审查员往往缺乏有效的举证手段，因此，新颖性推定规则是一种有利于查清事实、提高审查效率的审查手段。但在确权程序中，专利已经获得授权，无效请求人负有证明专利不具备新颖性的举证责任。因此，在确权程序中适用新颖性推定规则时，请求人应负有更高的举证义务。
笔者基本赞同上述观点。但是，相比于在授权程序中审查员的前置举证责任只需要达到“合理怀疑”的程度而言，请求人的前置举证责任应当“高”到什么程度值得商榷，如果不能形成相对明确的标准，同样会造成适用上的困惑和不统一。笔者期待这一问题后续能通过司法指导案例或修改《专利审查指南》的方式在一定程度上得到解决。
在四苄基伏格列波糖专利无效案中[2]，涉案专利权利要求1要求保护一种结晶形式的四苄基伏格列波糖，具体限定了晶体的X射线衍射、差示扫描量热分析、红外光谱数据。对此，对比文件公开了一种四苄基伏格列波糖的白色粉末。无效决定认定，在无效宣告程序中，如果根据专利文件和现有技术的文字描述无法确定二者是否为相同的技术方案，此时，无效宣告请求人应承担证明二者相同的举证责任。本案中，对比文件中的“白色粉末”是对四苄基伏格列波糖物理形态的描述，无法看出其是无定型还是晶体，更无从知晓四苄基伏格列波糖分子的空间堆积情况，故请求人关于权利要求1不具备新颖性的主张不成立。该案的主审员在关于本案的案例评析中指出[3]，对于授权后的无效程序来说，本着“谁主张、谁举证”的举证责任分配原则，必须谨慎适用推定不具有新颖性的做法。
在该案中，无效决定认为，确权程序中的请求人应当尽到证明对比文件产品与专利产品“相同”的初步举证责任，而不能仅仅证明两者“无法区分开”，这显然比授权程序中对审查员的举证要求更高。
在铈锆氧化物专利无效案中[4]，涉案专利权利要求1要求保护一种基于氧化铈和氧化锆的组合物，具体限定了组合物的组分、含量、在特定煅烧条件（温度、时间）下的比表面积和晶体结构。对此，对比文件公开了一种氧化锆稳定的氧化铈。无效决定认定，对比文件中组合物的比表面积是在不同煅烧温度、煅烧时间下测得的，而煅烧温度、煅烧时间对比表面积均有影响，因而不能对两者进行直接比较。但通过将涉案专利说明书的实施例和对比文件的实施例进行对比，可以推导出对比文件组合物很可能没有公开权利要求1中的比表面积参数，据此认定权利要求1具备新颖性。最高人民法院作出的再审裁定指出，虽然无效决定关于对比文件的组合物的比表面积推导过程或许存在不确定之处，但上述推导结论达到了高度盖然性的程度，可以认定权利要求1具备新颖性。在此情况下，也无需再适用新颖性推定规则。
在该案中，再审裁定是以对比文件没有公开权利要求1中的参数特征为由，直接认定权利要求1具备新颖性，并未适用新颖性推定规则。但从案件事实看，虽然对比文件公开了权利要求1中的组分、含量特征，且所公开的比表面积数值也在权利要求1中的比表面积数值范围内，只是因煅烧条件不同而不可直接比较，但通过将对比文件的实施例和涉案专利说明书的实施例进行比较，可以基本推导出对比文件没有公开权利要求1中的比表面积特征。这在一定程度上表明，在授权程序中，既便于对于参数特征不可比的情况，无效请求人仍应承担较高的举证责任，如果根据对比文件公开的内容可以基本确定其没有公开所述参数特征，则应当认定权利要求具备新颖性。
五、关于不同版本审查指南的适用
考虑到2006年版审查指南才真正确立了新颖性推定规则，因此在个案中应当重视不同版本审查指南的正确适用。根据《立法法》第九十三条并结合相关司法案例[5]，《专利审查指南》作为部门规章，应适用法不溯及既往原则，即原则上应当适用与申请日对应的审查指南版本。
但在实践中，关于不同版本审查指南的适用问题有时会被忽视。在阿立哌唑专利申请驳回复审案中，一审判决认定，本专利的申请日为2002年9月25日，依据《立法法》第八十四条之规定，并参照国家知识产权局《施行修改后的专利法的过渡办法》的相关规定，本案应适用2001年《专利法》及2001年《专利法实施细则》。但是，对于《专利审查指南》的适用问题，一审判决并没有论述。从判决内容看，由于该案对涉案专利中参数特征的审查，采用了新颖性推定规则，因而实际上适用的是2006年版指南，并非2001年版指南。
六、小结
对于包含参数特征的产品权利要求审查，2006年版《专利审查指南》首次规定了新颖性推定规则，其目的是防止专利申请人通过采用参数限定使得专利申请在形式上与现有技术有区别，但实质与现有技术所公开的产品相同，从而不当获利。
在授权程序中适用新颖性推定规则时，要满足适用的前置条件，不应轻易地将举证责任转移给申请人。审查员应从对比文件公开的要求专利保护的产品的结构、组成特征情况、未公开的参数特征的类型及其与结构、组成的关系、对比文件产品与要求保护的产品的制备方法异同等方面进行分析，如果会产生要求保护的产品与对比文件产品可能相同的“合理怀疑”，通常满足了推定的前提条件。 申请人可以通过反证证明要求保护的产品与对比文件产品在结构、组成上不同，且达到了高度盖然性标准，才能推翻审查员的不利推定。
新颖性推定规则在确权程序中适用应当与在授权程序中有所区别，无效请求人应负有更重的举证义务，这样对于专利权人而言更加公平。但如何确定合理的标准，还有待进一步明确。
附表：各版本审查指南关于参数特征的规定对照表
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