2001年7月1日起施行的最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条第一次以司法解释的形式，确立了专利侵权等同原则在我国的适用。在数字经济背景下，专利作为数字化企业赢得市场竞争的重要工具，其侵权判定的规则研究，特别是等同原则的适用研究，具有十分重要的意义。本文在梳理专利侵权案件等同原则及其限制适用的基础上，结合数字经济专利侵权判定的特点和近年最高人民法院出台的相关裁判文书，探讨专利侵权等同原则在数字经济领域的适用，得出数字经济背景下以专利创造性判断、可预见性规则限制专利侵权等同原则适用的司法实践趋势。

全面覆盖原则和等同原则是专利侵权判定最主要的两项原则。司法实践中，在进行专利侵权判定时，全面覆盖原则要求采用技术特征一一对应的对比方式，当两者一一对应且相对应的技术特征之间完全相同时，就可以判定被诉侵权技术方案落入了专利的保护范围。如果被诉侵权技术方案的某项技术特征与专利的相应技术特征虽然不相同，但是被诉侵权技术方案的该项技术特征与专利技术特征相比，采用了基本相同的手段，实现了基本相同的功能，达到了基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到，则该项技术特征与专利的相应技术特征构成等同，即等同原则。

（一）专利侵权等同原则适用的法律渊源

在我国司法实践中，等同原则是专利侵权判定的一项基本原则，但该原则至今仅在司法解释中出现，我国专利法及其实施细则中未作出明确规定。

2001年7月1日起施行的最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条第一次以司法解释的形式，确立了等同原则在我国的适用。根据其第十七条的规定：“专利法第五十六条第一款所称的‘发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求’，是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”

2009年4月21日，最高人民法院在《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》（法发〔2009〕23号）中明确提到了“要正确适用专利侵权判定原则和方法，进一步总结审判经验，完善权利要求解释规则和侵权对比判定标准。正确解释发明和实用新型专利的权利要求，准确界定专利权保护范围，既不能简单地将专利权保护范围限于权利要求严格的字面含义，也不能将权利要求作为一种可以随意发挥的技术指导，应当从上述两种极端解释的中间立场出发，使权利要求的解释既能够为专利权人提供公平的保护，又能确保给予公众以合理的法律稳定性。凡写入独立权利要求的技术特征，均应纳入技术特征对比之列。对于权利人在专利授权确权程序中所做的实质性的放弃或者限制，在侵权诉讼中应当禁止反悔，不能将有关技术内容再纳入保护范围。严格等同侵权的适用条件，探索完善等同侵权的适用规则，防止不适当地扩张保护范围。”由此我们理解，我国法院在等同原则的问题上，体现出了严格等同侵权适用条件的司法政策倾向。

2010年1月1日起施行的最高人民法院颁布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）的第五条、第六条规定了捐献规则、禁止反悔规则等限制等同侵权的适用条件。该解释延续了严格适用等同原则的司法政策。

2015年2月1日起施行的最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（2015修正）》第十七条对于等同原则作了相应修正，明确限定：“等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”首次明确判断本领域普通技术人员是否无需经过创造性劳动就能够联想到等同特征的时间节点为被诉侵权行为发生时。

2021年1月1日起施行的最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（2020修正）》第十三条沿袭了上述第十七条的规定：“等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”

综上，根据现有的等同原则相关的司法解释我们理解，等同原则本身需要满足一定的条件才能适用，而在满足等同原则条件的前提下，在等同原则适用问题上，司法实践亦倾向于严格适用。

（二）专利侵权等同原则适用的条件和规则

1、判断技术特征是否构成专利侵权的条件是“三基本”“无创造”

根据最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（2020修正）》，适用等同原则判断是否构成专利侵权的条件主要是：“三基本”“无创造”，其中“三基本”是指：以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果；“无创造”是指本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。上述“三基本”“无创造”即判断技术特征是否构成等同侵权的主要条件。

2、判定被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求的技术特征是否等同的时间点，应以被诉侵权行为发生时为界限。

最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（2001年）》第十七条中规定的等同原则没有明确限定判断是否等同的时间点，而最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（2015修正）》第十七条对于等同原则作了相应修正，明确判定被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求的技术特征是否等同的时间点，应当以被诉侵权行为发生时为界限。最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（2020修正）》沿用了上述修改后的第十七条的规定。上述司法解释的修改，反映出我国司法实践对等同侵权的判定时间经历了从没有明确规定到规定为侵权行为日的发展与演变。采用侵权行为日作为判定被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求的技术特征是否等同的时间点，使得专利权的保护范围借助时间维度进行扩展，将专利申请日时尚不存在的技术方案，在以后的维权中以等同技术纳入专利权保护范围，一定程度上扩充了专利权保护范围。[1]

3、等同特征是具体的技术特征之间的对比，不适用于完整技术方案之间的对比。

根据《北京市高级人民法院专利侵权判定指南（2017）》（以下简称《专利侵权判定指南（2017）》）第51条：“等同特征的替换应当是具体的、对应的技术特征之间的替换，而不是完整技术方案之间的替换。”由该规定可知，进行技术特征比对时，是将被控侵权技术特征与涉案专利权利要求的技术特征进行比对，不能将完整技术方案进行等同比对。

4、等同特征可以一对多或多对一适用。

根据《专利侵权判定指南（2017）》第52条：“等同特征，可以是权利要求中的若干技术特征对应于被诉侵权技术方案中的一个技术特征，也可以是权利要求中的一个技术特征对应于被诉侵权技术方案中的若干技术特征的组合。”由该规定可知，进行等同特征比对时，不局限于一对一比对的方式，可以将权利要求中的若干技术特征对应于被诉侵权技术方案中的一个技术特征，也可以将权利要求中的一个技术特征对应于被诉侵权技术方案中的若干技术特征的组合进行比对。

在专利侵权判定中，一方面，等同原则是对专利权利要求字面保护范围的扩张，是对专利权字面侵权的适当补充；另一方面，专利制度本身又要确保专利权的保护范围具有足够的法律确定性，不因滥用等同原则致使专利权保护范围缺乏确定性而损害社会公众的利益。在判断是否适用等同原则时，首先会考虑等同原则与专利保护范围之间的关系，以及专利法律制度规定等同原则的必要性。其次，会考虑专利申请与专利侵权时技术的发展水平，防止对专利技术方案中某些技术特征以专利申请日后新出现的技术进行简单替换而规避侵权的情况。基于专利权人与社会公共利益的博弈与平衡，最高人民法院出台了相关司法解释，规定了禁止反悔原则、捐献原则等作为等同原则的限制。

（一）以禁止反悔原则限制等同原则的适用

2010年1月1日起施行的最高人民法院颁布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条记载了禁止反悔原则，具体内容为：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”禁止反悔原则是为了限制专利权人为了获得或者维持专利而先做出狭义、范围较窄的解释或者放弃部分技术方案后，又在未来发生的侵权诉讼中将其纳入专利保护的范围的行为。

例如，在G公司、蒋某屏与L公司、S公司侵害实用新型专利权纠纷案（最高人民法院(2018)最高法民再1xx号）中，专利权人在无效宣告程序中，对专利权利要求进行了限缩解释，强调专利的半圆形凹槽与现有技术中的U型槽的区别与优点，并被国家知识产权局专利复审委员会采纳。因此，最高人民法院在专利侵权判定中适用禁止反悔原则，对专利的半圆形凹槽作出与专利权人在无效程序中所陈述相一致的解释，继而判定被诉侵权产品的U型凹槽与案涉专利的半圆形凹槽这一技术特征不一致。

禁止反悔原则是对诚实信用原则的体现。在中誉电子（上海）有限公司与上海九鹰电子科技有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案（最高人民法院（2011）民提字第306号）中，最高人民法院认为：“诚实信用原则作为民法基本原则之一，要求民事主体信守承诺，不得损害善意第三人对其的合理信赖或正当期待，以衡平权利自由行使所可能带来的失衡。在专利授权实践中，专利申请人往往通过对权利要求或说明书的限缩以便快速获得授权，但在侵权诉讼中又试图通过等同侵权将已放弃的技术方案重新纳入专利权的保护范围。为确保专利权保护范围的安定性，维护社会公众的信赖利益，专利制度通过禁止反悔原则防止专利权人上述‘两头得利’情形的发生。故此，专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不应支持。”

（二）以捐献原则限制等同原则的适用

2010年1月1日起施行的最高人民法院颁布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条记载了捐献原则，具体内容为：“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”即如果专利权人在专利说明书中公开了某个实施方案，但在专利申请的审批过程中没有将其纳入或试图将其纳入权利要求的保护范围，则该实施方案被视为捐献给了公众，当专利申请被授权后，专利权人在主张专利侵权时不得通过等同原则等将其重新纳入权利要求的保护范围。

例如，昆山市朝阳轴承机电有限公司、慈溪市双凯轴承厂侵害实用新型专利权纠纷案（最高人民法院(2021)最高法知民终1576号）中，涉案专利说明书008段、0052段（实施例1）记载轴承在内圈、外圈或者内、外圈上设置定位件，权利要求1仅限定了定位件安装于内圈的情形，并未要求保护定位件安装于外圈的情形，故应视为对“定位件安装于外圈的情形”的放弃。因此，被诉侵权产品未落入涉案专利权利要求1的保护范围。最高人民法院认为：“专利的权利要求具有公示性，专利权人申请专利时在权利要求中采用下位概念，而在侵权诉讼中又依据说明书及附图对其进行扩张解释的做法会造成专利权人与社会公众利益的失衡，人民法院不应支持。”

浙江乐雪儿家居用品有限公司与陈顺弟、何建华、温士丹侵害发明专利权纠纷提审民事判决书（最高人民法院(2013)民提字第225号）中，涉案专利说明书在第3页中明确记载了第10、11步的步骤可以调换，而这一调换后的步骤并未体现在权利要求中，因此调换后的步骤不能纳入涉案专利权的保护范围，被诉侵权产品未落入涉案专利权利要求1的保护范围。最高人民法院认为：“如果本领域技术人员通过阅读说明书可以理解披露但未要求保护的技术方案是被专利权人作为权利要求中技术特征的另一种选择而被特定化，则这种技术方案就视为捐献给社会。”

以上是数字经济领域专利侵权案件等同原则限制适用研究系列文章的上篇，下篇文章将着重解析等同原则在数字经济领域的适用，敬请读者期待。